Il marchio è il principale segno distintivo di una azienda, perfetto per farsi riconoscere da potenzialmente ogni cliente: serve per ogni attività imprenditoriale e ci distingue dai concorrenti, contrassegnando determinati prodotti o servizi. Registrarlo consente di tutelare il business da contraffazioni e da imitazioni di ogni tipo, e quindi, come si sa, registrare un marchio è davvero fondamentale.
Avete scelto il segno distintivo della vostra azienda, l’avete elaborato e siete pronti ora a registrare un marchio, ma vi rendete conto che esiste già sul mercato un segno distintivo molto simile a quello che volete usare. Non si tratta di una situazione così inusuale, al mondo del resto esistono milioni di marchi e può ben essere che qualcosa di davvero simile alla vostra idea sia già esistente. Ma c’è un rischio non da poco: registrare un marchio che esiste già vi espone a delle contestazioni legali e perdite economiche (ma anche reputazionali) non da poco. Insomma, se volete registrare un marchio dovete prima fare un check sull’esistenza di altri marchi simili tutelati in Italia o nel Paese dove volete lanciare il business.
Sarebbe sempre meglio effettuare questo check prima di lavorare al concept definitivo del marchio, per evitare di investire inutilmente tempo e denaro. Ma ci sono anche altre strade, se volete registrare un marchio già esistente: in particolare, sappiate che per registrare un marchio già in uso, dovete far valere la decadenza di quello che gli somiglia o in alternativa dovete proporre alcune modifiche. Cerchiamo di capire meglio, di conseguenza in quali casi è possibile registrare un marchio già in uso, quando no, e come fare.
Quando si può registrare un marchio in uso
Quando si vuole registrare un marchio è importante che esso sia lecito (deve seguire in sostanza la normativa italiana, altrimenti l’Ufficio Brevetti probabilmente rifiuterà la pratica), deve essere originale, cioè in grado effettivamente di distinguersi, e deve anche essere nuovo, quindi non uguale o simile a altri marchi in uso che sono stati registrati.
Per controllare prima di registrare un marchio se esiste già qualcosa di simile è possibile usare le banche dati (a pagamento o gratis) direttamente online, in modo da potersi tutelare per tempo.
In alternativa, se dalle verifiche che hai fatto risulta che il marchio è già in uso, la soluzione più semplice è modificare il marchio prima di procedere al deposito della domanda all’ufficio brevetti, per evitare che sia respinta o per evitare contestazioni anche future.
Apportando qualche modifica in modo che il marchio non sia più simile a quello già registrato, è possibile evitare questi problemi.
Sappiate infatti che se registrate un marchio già in uso, entro 3 mesi è possibile per la controparte presentare opposizione.
Ma c’è anche un’altra strada, che è quella di far valere la decadenza dell’altro marchio già esistente. In sostanza la legge sulla proprietà industriale italiana prevede che, se entro cinque anni dalla registrazione di un marchio, la registrazione non viene rinnovata, allora viene fatta valere la decadenza del marchio: quindi il marchio non è più protetto ed altri possono registrarne uno simile o uguale. Se quindi la controparte non ha rinnovato la registrazione, voi potete fare valere la decadenza del suo marchio e quindi usare il simbolo senza dover apportare nessun tipo di modifica.
Quando poi si procede a registrare un marchio, si acquisisce la proprietà dello stesso e il diritto di usarlo senza che altri a loro volta possano vantare alcun tipo di diritto sul medesimo marchio. Attenzione, però: per la registrazione di un marchio vale il principio di territorialità. Quindi se proteggete un marchio in Italia, esso comunque può essere usato all’estero, e per proteggerlo a livello internazionale dovete necessariamente depositarlo in diversi Stati.
